科技君小讲堂 | 成果转化中签订技术合同要注意什么?最全攻略已为您整理好③

科技成果转化一般是通过签订技术合同实施的,即科技成果持有人先将科技成果转移到承接方,再由承接方实施转化。

在科技成果转化中,签订技术合同需要注意以下基本问题:一是合同标的;二是合同的当事人;三是合同类型;四是合同的权利义务,包括支付条款等。

作者介绍:吴寿仁,博士,教授级高工。具备科技成果转化、企业孵化、科技政策法规等方面的丰富经验,著有《科技成果转化操作实务》《上海高新技术成果转化案例》等著作。

四、案例解析

※ 案例2 ※

某企业(甲方)拟与某研究所(乙方)签订一份某药品成果的技术转让合同,约定乙方向甲方转让该药品发明专利技术,由乙方负责按照CFDA新注册分类中注册申报临床及生产批件要求完成该项目的研究,通过药品研制现场检查,使甲方获得该药品的临床批件,并协助甲方申报生产直至最终获得生产批件、上市销售。

该项目的技术转让费为2000万元,全部由甲方承担,其中发明专利转让费30万元,采取阶段式分期付款方式。乙方应按照该合同的附件协议所确定的研究开发计划进行本项目的研究开发工作,并达到相应的开发进度,甲方才支付相应款项。

在合同正式签订后15日内甲方向乙方付款10%,含发明专利权转让费30万元。要求乙方在收到该笔款项后3日内向甲方提供该项目的全部现有技术资料及下一步研究方案,包括但不限于研究原始数据、记录、申报资料、原辅料包材供应商信息及价格、仪器设备厂家型号及价格等,并按照甲方提供的方案开展相关制剂研究。

在乙方完成甲方提出的制剂研究、质量研究、临床前研究的所有内容,并经甲方确认后15日内,甲方向乙方付款30%。如果临床前研究不获通过,乙方同意协同甲方进行技术改进研究,期间所产生的费用由乙方承担。

在完成申报资料,向CFDA申报临床,并取得临床批件后15日内,甲方向乙方付款10%。如果CFDA审评结论为不批准临床,则按照合同解约条款解除合同。

完成临床试验,向CFDA申报生产,并取得生产批件后的30日内,甲方向乙方付款50%。如果CFDA审评结论为不批准生产,则按照合同解约条款解除合同。

合同解约条款约定,出现下列情形的,甲方有权选择终止合同履行,并书面通知乙方。乙方在收到通知后的15日内将已收取的款项,按照以下比例无息返还给甲方:

在合同签署3个月内,因原辅料、包材不可得或无法长期供应,技术方案及实施不可行或可行性价值过低,政府政策影响导致项目不可行等,乙方应返还甲方已支付款项的80%,甲方不必支付剩余的研究费用给乙方。

制剂小试、中试阶段因处方工艺、稳定性、分析方法等技术问题无法符合CFDA申报要求,并无法解决或解决方案成本过高,乙方应返还甲方已支付费用的70%,甲方不必支付剩余的全部合同款给乙方。

临床前药理毒理试验结果无法符合CFDA申报要求,并通过技术改进仍无法解决的,乙方应返还甲方已支付费用的60%,甲方不必支付剩余的全部合同款给乙方。

临床试验失败、不能生产出合格的临床样品、生产批次放大等因素导致无法获得生产批件,或申报结论为“不批准”,乙方应返还甲方已支付费用的40%,甲方不必支付剩余的全部合同款给乙方。

在双方签订的补充协议中,要求乙方在合同签署前对制剂处方、工艺、包装形态、用途等专利情况进行调查,保证提供给甲方的研究成果是独立开发完成的,不侵犯任何第三人的合法权益,否则,要承担全部侵权责任。乙方应进行专利检索,并根据专利检索结果设计制剂研究方案。

☞ 案例解析

1.本合同是技术转让合同吗?

该合同应是技术转让合同,附带技术开发、技术服务,且技术开发占有一定的比重,确切地讲是科技成果转化合同。

从该合同基本情况看,该合同的名称是“某药品研发成果的技术转让合同”,标的是“某药品研发成果”,且技术转让费是2000万元。这表明当事人是按照技术转让合同来签订的。但从合同条款来看,该合同涉及大量的技术开发内容,包括制剂研究、质量研究、临床前研究等,且专利权转让金额只有30万元,仅占合同总额的1.5%。从这个意义上讲,它应该是技术开发合同。

根据《技术合同认定规则》(国科发政字〔2001〕253号)规定,技术开发合同与技术转让合同是完全不同的,前者的标的是当事人在订立合同时尚未掌握的技术方案,后者的标的是已经掌握的技术成果,两者的区别是显而易见的,不存在交叉。很显然,本合同应该按照技术转让合同来订立并进行认定登记。

理由如下

(1)本合同标的是某药品研发成果,包括专利权,是“已经掌握的技术成果”,不是“尚未掌握的技术方案”。

(2)该药品专利已经有了完整的技术方案,并研制出了样品,可以进行小批量生产,而且该样品经试用以后达到了预期效果,否则甲方不可能投入巨资将其开发成药品。因此,该合同不属于“就新技术、新产品、新工艺、新材料、新品种及其系统的研究开发所订立的合同”,而是就“发明专利权转让”所订立的合同。

(3)合同约定的制剂研究、质量研究、临床前研究等,都是为了向CFDA申报临床批件和生产批件所进行的后续开发,均有明确的研发目的和目标,是可预见的、按部就班的、程式化的开发活动。从这个意义讲,本合同不符合技术开发合同认定的条件。

因此,该合同应按照技术转让合同订立,并认定为技术转让合同。

不过,鉴于该合同中有大量的技术开发内容,可以分别就发明专利权转让和制剂研究、质量研究、临床前研究等分别签订技术转让合同和技术开发合同。前者单纯对该发明专利进行估值,进行转让,并根据开发进展情况采取里程碑式付款方式,如果最终不能获得生产批件,将把该专利退回给乙方。后者是委托开发,必须在甲方且在甲方的支持下才能进行,不是乙方能独自完成的。企业界人士倾向于采取这种方式。

2.本合同存在哪些问题?

从本合同条款来看,形式上是技术转让合同,但实质上是技术开发合同,因为在合同条款中有以下三个方面存在模糊:

三个方面

(1)合同约定专利权转让费为30万元。这让人误解为专利权转让只占很小的份额。其实,本合同的履行均与该专利权的实施有关,并最终获得生产批件。这30万元的转让费应是专利权转让的入门费,即办理专利权转移手续时甲方应向乙方支付的基本费用,不能认为是发明专利权的转让费。

(2)本合同约定分四次付款,容易被误解为技术开发款,即完成什么阶段的开发任务就支付相应的款项。但实际上,这是技术转让的里程碑式付款方式,即合同履行到什么程度,或实现阶段性目标,就支付相应的款项。这样的付款方式,是对甲方的保护。如果是技术开发款,则应根据合同开发任务,预先支付相应的开发费用。而在本合同,是技术转让合同履行到什么程度,就支付相应的款项。

(3)合同提出的“制剂研究、质量研究、临床前研究等”,都是研究开发,容易将它误认为是技术开发合同。实际上,合同约定的研究不是开发“尚未掌握的技术方案”,而是属于对药品专利进行“雕琢”和“精练”的业务管理活动,以获得足够的数据,实现药品生产的稳定性、一致性、可靠性、持续性,因而都属于实施发明专利的范畴。因此,不能仅从合同相关条款做出判断,不能将合同宗旨与目标割裂开来看待。

因此,本合同要么认定为技术转让合同,要么分别就专利权转让和药品开发签订技术转让合同和技术开发合同,混合在一起既不利于对合同类型的认定,也不利于合同的履行。

3.本合同的履行分哪几个阶段?

从合同条款来看,本合同的履行可分为以下8个阶段:

8个阶段

(1)签订协议后,甲方向乙方支付合同款的10%;乙方向甲方提供项目技术资料,办理发明专利权转移手续。

(2)制剂研究,包括原辅料、包材等选型、处方研究、工艺研究等,取得完整的研究数据和最终的处方,以及处方选择合理性研究资料等;包装材料选型研究,取得相关研究数据;生产设备设计与选型;从小试到中试再到规模生产的工艺放大研究,与生产车间衔接;在符合GMP要求的车间生产出供临床试验用样品。

(3)质量研究,包括原料、辅料、包材的质量控制指标与标准;药品相关分析方法的建立与验证;药品作用机制分析,并进行实验验证,提供完整的研究资料;药品稳定性研究,并完成实验,整理完整的研究资料;制定质量标准,包括质量控制依据、质量指标及其限度、杂质谱分析等。

(4)临床前研究,包括毒理研究、药效学研究、药代动力学研究,取得相关研究数据及研究报告。

(5)申请临床批件。整理研究资料,完成申报材料的撰写与递交,向CFDA申报临床批件。如果临床前研究不获通过,双方应进行技术改进研究,直到甲方取得临床批件。如果CFDA审评结论为不批准临床,本合同就终止执行。

(6)临床试验,包括临床试验、临床样品、生产批次放大等。

(7)申报生产批件。在临床试验结果基本确定时,准备报产三批样品的生产,以及三批样品的6个月稳定性测试。最终结果是取得CFDA的生产批件(即新药证书)。如果不能获得CFDA的生产批件,本合同终止执行。

(8)药品销售。

在上述各阶段中,除第1阶段是技术转让,第6和第7阶段是技术服务外,其他均属于药品开发。不过,制剂研究、质量研究、临床前研究、临床试验不是探索“谜题”的创新活动,而是为获得足够的数据所进行的“精雕细琢”的业务活动。其中,制剂研究、质量研究、临床前研究均可以交叉进行,申报临床与临床试验可以并行。申请临床批件和生产批件是药品研制所特有的,有先后次序。上述的各项研究均是申请临床批件和生产批件所不可或缺的。

从中也可看出,药品开发过程比较复杂,周期比较长,本合同的执行估计需要6年以上的时间才有可能取得CFDA的生产批件。也就是说,药品成果的转化,投资大、周期长、风险高。

4.技术合同类型对甲乙双方有何影响?

无论是技术开发还是技术转让,都是科技成果转化活动,但对合同当事人的影响是不同的。

如果本合同被认定为技术转让合同,对甲方来说,是获取知识产权,甲方向乙方支付的合同款项,以及与该合同履行有关的费用都可转为无形资产。如果转化不成功,则所产生的费用作为损失,列支当期损益。对乙方来说,是知识产权转移的科技成果转化活动,乙方取得的技术转让收入可以享受减免企业所得税优惠,乙方给予该专利发明人的奖励和报酬,可以适用《关于科技人员取得职务科技成果转化现金奖励有关个人所得税政策的通知》(财税〔2018〕58号)规定的减计50%征收个人所得税优惠。

如果本合同被认定为技术开发合同,对甲方来说,支付给乙方的合同款是委托开发费,甲方必须先进行科研项目立项、编制预算,并委托乙方进行研发,设置研发费用科目,在本项目完成以后,结转为无形资产。如果研发失败,则应该计入当期损益。对乙方来说,属于受托研发,尽管也是科技成果转化活动,但乙方取得的研发费用不可享受减免企业所得税优惠,乙方给予该项目的研发人员的奖励和报酬,不可以享受财税〔2018〕58号文规定的减计50%征收个人所得税优惠。

显然,本合同被认定为技术转让合同,更符合双方的实际,且对甲乙双方均有利。如果以技术开发合同订立,不符合甲乙双方的本意,且对双方均不利。

不过,如果甲乙双方分别就发明专利权转让和药品开发签订技术转让合同和技术开发合同,两个合同高度关联,双方的权利义务更明确,也许更有利于合同的履行。

5.对本合同的订立及履行有何建议?

本合同应按照技术转让合同订立,并按照技术转让合同的要求约定合同条款。

(1)本合同条款中,不应出现“含专利转让费30万元”的内容,建议将该内容删除。

(2)应按技术转让合同修订相关条款,约定甲乙双方的权利义务。其中,弱化研究开发内容,强化里程碑式付款条件。尽管在合同附件的开发计划中,约定了制剂研究、质量研究、临床前研究、临床研究等内容和时间节点,但这些都是合同设定的里程碑条款,目标明确,一般不涉及知识产权,即使产生新的知识产权,也是该专利的派生专利。

甲乙双方也可将该合同拆分为两个合同,分别就发明专利权转让和药品开发签订技术转让合同和技术开发合同,前者是后者的前提条件,后者所设定的里程碑是前者支付条款的依据。双方还可约定,如果药品开发失败,没有取得生产批件,则甲方将受让的发明专利权返还乙方。

6.对本合同有何认识?

从本合同条款来看,有以下4点认识:

4点认识

(1)甲乙双方共担风险。一旦签订合同,甲方就要向乙方支付200万元合同款。如果在合同签订后3个月内,因各种原因确认该项目不可行,乙方应退还甲方已支付款的80%,即160万元,甲方因此直接损失40万元。如果因临床试验失败等原因导致甲方不能获得生产批件,乙方需退回甲方已支付款项(此时甲方已支付1000万元)的40%,即400万元,甲方因此直接损失600万元。当然,乙方协助甲方开展制剂研究、质量研究、临床前研究、临床试验等花费可从甲方支付的费用中开支,不足部分也是其损失。

(2)里程碑式付款方式比较合理,既是对甲方的保护,也是对乙方的约束。科技成果转化存在很大的不确定性,其风险转移不应该是一次性的,而应是逐步转移的,而且需要当事人精诚合作,共同努力。

(3)合同条款比较完整,对双方权利义务考虑得比较细致,风险分担比较合理,可见甲方对此高度重视,做足了准备工作。据了解,甲方高层对此项合作高度重视,多次召开董事会对这一合作进行了专题研究。

(4)本合同是科技成果转化合同,不是单纯的技术转让,也不是单纯的技术开发,既包括科技成果的转移,也包括对科技成果进行后续试验、开发,因此药品开发非常复杂,可谓十年磨一剑。根据《技术合同认定规则》第二十三条第一款规定,一般将科技成果转化合同认定为技术开发合同。

最后要强调一点,本案例中的药品成果技术转让价为2000万元,并不意味着甲方企业开发一项药品只需花2000万元。这只是甲乙双方之间所需花费的费用。

本文对科技成果转化中的技术合同政策进行导读,并通过两个案例,从不同的角度,分析了科技成果转化中的技术合同签订问题。签订技术合同时,既要从有利于合同履行的角度设计合同条款,平衡当事人的权利义务,也要对照《技术合同认定规则》的规定,选择合适的合同类型。总之,就是要正确地签订技术合同,使科技成果得到有效的转化,尽量避免因合同条款规定不明晰产生不必要的纠纷。

相关政策链接:技术合同认定登记管理办法